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平成２９年度弁理士試験論文式筆記試験問題 ［特許・実用新案］

【問題Ⅰ】

　日本国内に居住する甲は、平成28 年５月１日に、日本国において発明イについての英語 による外国語書面出願Ａをした。その後、弁理士乙は、甲から、出願Ａを基礎としてパリ 条約による優先権を主張しつつ、出願Ａの明細書に実施例を追加して、日本国を除くパリ 条約の同盟国に発明イについての出願をする手続の依頼を受けた。そこで、乙は、これら の国へパリ条約による優先権の主張を伴った出願をするために、英文明細書の作成を進め ていたところ、平成29 年４月28 日に、甲から、出願Ａの明細書にさらに別の実施例を追 加して、日本国に、出願Ａを基礎とする優先権の主張を伴う英語による出願Ｂをする手続 の依頼を受けた。
　以上を前提に、以下の各設問に、答えよ。

２

　出願Ｂを外国語書面出願とした場合において、以下の設問について、答えよ。

(2)

　出願Ｂの外国語書面には、発明イについて『Ｘ部材及びＹ部材からなる構造体』と記載 され、『Ｘ部材』について『ｘ１材料又はｘ２材料を用いる』と記載されていた。
　出願Ｂの外国語書面及び外国語要約書面についての日本語による翻訳文が作成された 際に、『Ｙ部材』が「ｚ部材」と誤訳され、そのまま日本国特許庁に提出された。
　このため、翻訳文の特許請求の範囲及び明細書には、発明イについて「Ｘ部材及びｚ部 材からなる構造体」と記載されている。
　その後、手続補正書により、「Ｘ部材」について、明細書の「ｘ１材料又はｘ２材料を用 いる」との記載が「ｘ１材料、ｘ２材料又はｘ３材料を用いる」との記載に補正された。
　そして、出願Ｂが審査に付された場合、出願Ｂに対してどのような拒絶理由が通知され 得るか、根拠となる規定の内容に言及しつつ、説明せよ。
　なお、『』内の記載は実際には英語による表記であることを示し、また、本問に示され ていない事実をあえて仮定して論じる必要はない。

解答例

(1) 新規事項追加違反 (49条1号)

　補正(17条の2第1項)は、願書に最初に添付した明細書等の範囲に限られる(同条3項)。
　明細書等の補正(17条の2第1項)は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない(同条3項)。 　ここで、手続補正書‘‘（17条4項）‘‘により、明細書に「x3材料を用いる」と補正したが、本内容は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものではない。
　そのため、17条の2第3項の規定に反しているとして、拒絶理由が通知される(49条1号)。

(2) 外国語書面についての新規事項追加違反(49条6号)

　翻訳文の内容は、外国語書面の内容の範囲内でなければならない(同条6号)。
　翻訳文に記載した事項は、外国語書面に記載した事項の範囲内でなければならない(同条6号)
　ここで、外国語書面では『Y部材』であるところ、翻訳文では「z部材」となっているため、翻訳文に記載した事項は、外国語書面に記載した事項の範囲内でない。
　そのため、拒絶理由が通知される(49条6号)。